¿Lo demandaron por infracción de marca?
¿Lo demandaron por infracción de marca? Revisamos la demanda en español.
Una demanda por marcas es una acusación, no un veredicto. El demandante todavía tiene que probar una marca válida, la prioridad y la probabilidad de confusión, y muchas demandas son más débiles de lo que parecen. Su plazo para responder es corto, normalmente 21 días en un tribunal federal, así que el primer paso es anotarlo en el calendario y hacerle llegar los documentos a su abogado. Luego analizamos cada elemento y buscamos defensas y reconvenciones.
¿Va a presentar esta reclamación?Litigios federales por infracción de marcas →
- Anote el plazo en el calendario. Busque la fecha en que fue notificado (o la fecha de la carta) y cuente los días: generalmente 21 en un tribunal federal y 20 en un tribunal estatal de Florida.
- Conserve los documentos. Guarde publicaciones de productos, anuncios, registros de ventas y de abastecimiento, correos electrónicos y mensajes. No elimine publicaciones ni productos; consulte Avisos de preservación de pruebas.
- Notifique a su aseguradora. Muchas pólizas empresariales cubren "lesiones personales y publicitarias" ("personal and advertising injury"). Envíe un aviso por escrito sin demora y remita la demanda. Muchas pólizas excluyen la infracción de marcas, pero la exclusión estándar no alcanza la infracción de imagen comercial o de eslóganes en su publicidad, así que haga revisar la póliza antes de suponer que no hay cobertura.
- No contacte al demandante ni a sus abogados, y no cambie su marca, sus publicaciones ni su sitio web hasta recibir asesoría.
- Revise el expediente en busca de una moción de medida cautelar. Si el demandante presentó junto con la demanda una moción de TRO o de medida cautelar preliminar, la audiencia puede estar a días, no a semanas.
- Ponga por escrito su historia. Cuándo y por qué eligió el nombre, su primera venta, dónde vende y cualquier búsqueda que haya realizado. El uso previo y la buena fe son defensas, pero solo con pruebas.
- Envíenos los documentos. Suba la demanda o el reclamo; lo revisamos el mismo día hábil, después de verificar conflictos de interés.
Lo que el demandante tiene que probar y dónde puede fallar
Una demanda federal por infracción de marca suele basarse en la Sección 32 de la Ley Lanham, 15 U.S.C. § 1114, que protege las marcas inscritas en el Registro Principal federal. El demandante debe demostrar que es titular de una marca registrada válida con prioridad, que usted usó en el comercio una copia o una "imitación engañosa" (colorable imitation) de ella en relación con productos o servicios, sin consentimiento, y que su uso probablemente cause confusión. El Undécimo Circuito formula la prueba en dos partes: la prioridad y la probabilidad de confusión del consumidor (Frehling Enterprises, Inc. v. International Select Group, Inc., 192 F.3d 1330 (11th Cir. 1999)).
Cada uno de esos elementos es un punto de defensa. Un registro es una prueba sólida, pero no pone fin al análisis: puede cancelarse, cubre solo los productos que enumera y no prueba la confusión. Incluso un demandante con una marca válida y un nombre parecido puede perder si los productos, los compradores y los canales son distintos, o si su uso es legítimo o está justificado.
La mayoría de las demandas que vemos plantean más de una causa por la misma conducta: el § 1114 por la marca registrada, el § 1125(a) por derechos no registrados y falsa afiliación, infracción y competencia desleal según el derecho consuetudinario de Florida, una causa bajo el Capítulo 495 si la marca está registrada en Florida y una causa bajo la FDUTPA. Se superponen en gran medida, lo que ayuda a la defensa: el Undécimo Circuito ha resuelto que, cuando las teorías de la Ley Lanham fracasan, las reclamaciones de derecho consuetudinario de Florida "también deben fracasar" (Natural Answers, Inc. v. SmithKline Beecham Corp., 529 F.3d 1325 (11th Cir. 2008)). La reclamación desde el lado del demandante se explica en Litigios federales por infracción de marcas.
Lo que revisamos primero en la demanda
- Qué registros se invocan, quién es su titular y qué productos enumeran
- Si cada registro tiene menos de cinco años o es incontestable
- Cuándo dice el demandante que se enteró de su uso y cuándo demandó
- Si usted usó su nombre antes de la fecha de solicitud del demandante
- Si las ventas, los anuncios o los envíos cuestionados ocurrieron en Estados Unidos
- Qué causas de Florida se plantean, porque algunas permiten trasladar los honorarios
- Si se presentó una moción de TRO o de medida cautelar preliminar junto con la demanda
Cuatro elementos y la defensa ante cada uno
El demandante tiene la carga de la prueba en cada elemento. Algunas de las defensas de abajo son defensas afirmativas que usted debe alegar y probar; indicamos cuáles.
| Elemento que el demandante debe probar | Cómo suele probarlo el demandante | Dónde ataca la defensa | Quién tiene la carga de la prueba |
|---|---|---|---|
| Marca válida, de su titularidad, con prioridad | El certificado de registro: prueba prima facie de la validez, la titularidad y el derecho exclusivo de uso (§§ 1057(b), 1115(a)) | La marca es genérica, meramente descriptiva sin significado secundario, abandonada o registrada fraudulentamente; usted la usó primero | El demandante, con la ayuda de la presunción del registro; usted debe refutarla |
| Uso en el comercio de EE. UU. | Compras de prueba, capturas de pantalla, envíos a Estados Unidos | Su conducta ocurrió en el extranjero y fuera del alcance de la Ley Lanham (Abitron, 2023), o no fue una venta, oferta o anuncio de productos | El demandante |
| Sin consentimiento | Testimonio y registros del demandante | Una licencia, un acuerdo de distribución, un acuerdo de coexistencia o un consentimiento cubre el uso; o usted revende productos genuinos | La licencia es una defensa afirmativa (Fed. R. Civ. P. 8(c)) |
| Probabilidad de confusión | Los siete factores de Frehling, encuestas, confusión real | Marca débil o en un campo saturado, aspecto y significado distintos, productos, compradores y canales distintos, buena fe, ausencia de confusión pese a la coincidencia | El demandante |
Las defensas enumeradas en el 15 U.S.C. § 1115(b), como el fraude, el abandono, el uso legítimo, el uso previo, la funcionalidad, y laches, estoppel y aquiescencia, subsisten incluso frente a un registro incontestable. Laches, estoppel, fraude y licencia también figuran en la lista de defensas afirmativas de la Regla 8(c) que deben plantearse en la contestación.
Los siete factores del Undécimo Circuito, leídos desde el lado de la defensa
Los tribunales de Florida ponderan en conjunto los siete factores de Frehling. El Undécimo Circuito ha señalado que el tipo de marca y las pruebas de confusión real son los más importantes. Es la defensa que se plantea en casi todos los casos, y a menudo la más sólida.
| Factor | Lo que ayuda a la defensa | Pruebas que reunimos |
|---|---|---|
| 1. Tipo (fuerza) de la marca | Una marca descriptiva o sugestiva en un campo saturado. El uso por terceros de marcas similares en el mismo mercado la debilita (PlayNation Play Systems v. Velex, 11th Cir. 2019). | Registros de terceros y usos reales en los mismos productos, significados de diccionario, traducciones |
| 2. Similitud de las marcas | Impresión general distinta en lo visual, lo fonético y el significado; una marca de la casa o un logotipo destacado; un término compartido que es común en la industria | Pruebas comparativas tal como las ven los compradores, pronunciación, significados en español y en inglés |
| 3. Similitud de los productos | Productos que los compradores no esperarían de un mismo origen, aunque ambos estén en una categoría amplia | Líneas de productos, niveles de precio, los productos que el registro enumera realmente |
| 4. Canales de venta y clientes | Tiendas, plataformas, regiones o compradores distintos; compradores profesionales o cuidadosos | Datos de distribución, listas de clientes, ventas B2B frente a ventas al consumidor |
| 5. Medios publicitarios | Canales, ferias comerciales, publicaciones o estrategias de palabras clave distintos | Cuentas publicitarias, planes de medios, informes de palabras clave |
| 6. Su intención | Adopción de buena fe: una razón para el nombre que no guarda relación con el demandante, una búsqueda de disponibilidad, ningún trato previo | Archivos sobre la elección del nombre, informes de búsqueda, cronología del lanzamiento. No cree documentos nuevos que expliquen su intención; eso lo hacemos con usted. |
| 7. Confusión real | Ausencia de confusión pese a años de ventas coincidentes; casos aislados frente a un gran volumen de ventas | Volumen de ventas, registros de atención al cliente que no muestran consultas mal dirigidas, una encuesta de la defensa |
Una encuesta de la defensa, o un ataque a la del demandante
Si el demandante se apoya en una encuesta de confusión, las impugnaciones habituales apuntan al universo de encuestados, al estímulo, a las preguntas sugestivas y al control. Una encuesta de la defensa que muestre una tasa neta de confusión baja puede ser una prueba sólida, pero es una decisión de criterio: una encuesta deficiente perjudica a la parte que la ofrece. Decidimos desde el inicio, con un consultor de encuestas, si conviene encargar una.
Frehling (11th Cir. 1999)La confusión de interés inicial no está resuelta aquí
Si la demanda se basa en una confusión que se disipa antes de la compra, como un anuncio por palabra clave que lleva a una página claramente identificada, tenga en cuenta que el Undécimo Circuito no ha decidido si la confusión de "interés inicial" (initial interest) es procesable. En cambio, la confusión posterior a la venta sí ha sido reconocida (United States v. Torkington, 11th Cir. 1987).
ADT v. Alarm Protection Tech. (11th Cir. 2016, no publicada)Atacar el registro en sí
Si la marca no es válida, no hay nada que infringir. Un tribunal puede cancelar un registro total o parcialmente en cualquier acción que involucre una marca registrada (15 U.S.C. § 1119), por lo que estas defensas suelen ir acompañadas de una reconvención.
Genérica
Un término que es el nombre común de los productos no puede ser una marca. No puede adquirirse ningún derecho incontestable sobre un nombre genérico (§ 1065(4)), y un registro puede cancelarse "en cualquier momento" si la marca es o se vuelve genérica para todos o algunos de los productos enumerados (§ 1064(3)).
§§ 1064(3), 1065(4)Meramente descriptiva, sin significado secundario
Un término que describe los productos solo es protegible si los compradores han llegado a verlo como una marca. Un registro de menos de cinco años puede cancelarse por este motivo (§ 1064(1)). Una vez que se vuelve incontestable, esta defensa desaparece (Park 'N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc., 469 U.S. 189 (1985)). Se presume que una marca registrada sin prueba de distintividad adquirida es inherentemente distintiva, y el demandado debe refutar esa presunción (Pinnacle Advertising v. Pinnacle Advertising, 7 F.4th 989 (11th Cir. 2021)).
§ 1064(1) · Park 'N Fly (1985)Abandonadas
Una marca está abandonada cuando su uso cesa con la intención de no reanudarlo. La falta de uso durante tres años consecutivos constituye prueba prima facie de abandono (§ 1127). El abandono es una defensa incluso frente a un registro incontestable (§ 1115(b)(2)), y los productos que nunca se usaron también pueden eliminarse mediante los procedimientos de expungement o reexamen de la USPTO.
§§ 1127, 1115(b)(2)Obtenida mediante fraude
Un registro obtenido mediante una declaración falsa y relevante, hecha a sabiendas y con intención de engañar a la USPTO, puede cancelarse en cualquier momento y está sujeto a la defensa de fraude del § 1115(b)(1). El estándar es alto: la intención de engañar debe probarse con pruebas claras y convincentes, y un error honesto no basta (In re Bose Corp., 580 F.3d 1240 (Fed. Cir. 2009)). Una parte perjudicada por un registro fraudulento también puede demandar por daños conforme al § 1120.
§§ 1064(3), 1115(b)(1), 1120Lo que todavía puede alegar frente a un registro incontestable
La incontestabilidad, disponible después de cinco años de uso continuo y una declaración jurada de la Sección 15 (§ 1065), hace del registro una prueba concluyente de validez. Reduce la defensa, pero no le pone fin.
| Defensa | Registro de menos de cinco años | Registro incontestable |
|---|---|---|
| Meramente descriptiva, sin significado secundario | Disponible (§ 1064(1)) | No disponible (Park 'N Fly, 1985) |
| Genérica | Disponible | Disponible en cualquier momento (§§ 1064(3), 1065(4)) |
| Abandono, fraude, tergiversación del origen | Disponible | Disponible (§ 1115(b)(1)–(3)) |
| Funcionalidad | Disponible | Disponible (§ 1115(b)(8)) |
| Uso previo en una zona limitada | Disponible | Disponible (§§ 1065, 1115(b)(5)) |
| Uso legítimo, laches, estoppel, aquiescencia | Disponible | Disponible (§ 1115(b)(4), (9)) |
| Fuerza en el análisis de confusión | El demandante la prueba con pruebas de mercado | Se considera relativamente fuerte en el Undécimo Circuito, aunque la saturación todavía puede debilitarla |
| Probabilidad de confusión | El demandante debe probarla | El demandante todavía debe probarla |
◆ indica las filas en las que la incontestabilidad cambia la defensa.
Cuando el uso le corresponde a usted
Estas defensas aceptan que el demandante puede tener una marca válida y demuestran que su uso es anterior, legítimo, justificado o que la reclamación llega fuera de tiempo.
Usted llegó primero
Un registro federal otorga al titular prioridad en todo el país desde su fecha de solicitud, salvo frente a usuarios anteriores (§ 1057(c)). Si usted adoptó su marca sin conocer el uso previo del registrante y la usó de forma continua desde antes de esa fecha, conserva sus derechos en la zona en la que pruebe ese uso (§ 1115(b)(5)). La incontestabilidad no anula un derecho válido según la ley estatal derivado de un uso anterior al registro (§ 1065). La defensa se limita a su zona; rara vez le permite expandirse.
15 U.S.C. §§ 1057(c), 1065, 1115(b)(5)Usted usó las palabras para describir
Usted puede usar un término "de otro modo que como marca" y "de manera legítima y de buena fe solo para describir" sus propios productos o su origen geográfico (§ 1115(b)(4)). No tiene que desvirtuar primero la confusión, y cierta confusión es compatible con el uso legítimo (KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 543 U.S. 111 (2004)). La defensa se debilita cuando el término se presenta o se usa como una marca.
KP Permanent (2004)Usted nombró el producto de otro para referirse a él
Usar la marca de otro para referirse a su propio producto, como en "compatible con", "reparamos" o "distribuidor autorizado", puede ser lícito. El Undécimo Circuito no ha decidido si el uso legítimo nominativo es una defensa afirmativa, y los circuitos lo evalúan de forma distinta, por lo que el argumento en los tribunales de Florida no está resuelto. No use más de la marca de lo necesario y no dé a entender patrocinio.
No resuelto en el 11.º CircuitoEl demandante esperó demasiado
La Ley Lanham no tiene plazo de prescripción. Laches exige una demora en hacer valer la reclamación, que la demora sea injustificable y un perjuicio indebido para usted (Kason Industries v. Component Hardware Group, 120 F.3d 1199 (11th Cir. 1997)). En los casos de Florida, el Undécimo Circuito usa como referencia el plazo de prescripción de cuatro años de Florida. Por lo general, laches impide la indemnización monetaria, no siempre una medida cautelar: en Pinnacle (11th Cir. 2021) se excluyeron los daños, pero el tribunal devolvió el caso para que se evaluara una medida cautelar frente a la confusión continua. Un infractor intencional por lo general no puede invocarla.
AmBrit v. Kraft (11th Cir. 1986)Usted revende productos genuinos
Revender productos genuinos vendidos por primera vez por la marca o con su autorización generalmente no constituye infracción. La excepción son los productos "materialmente distintos" de los que la marca vende aquí, y el Undécimo Circuito mantiene bajo ese umbral: quitar los códigos de lote de frascos de fragancia bastó en Davidoff & CIE, S.A. v. PLD International Corp., 263 F.3d 1297 (11th Cir. 2001). Las importaciones del mercado gris, los empaques alterados y la falta de garantías son donde se pone a prueba esta defensa.
Davidoff (11th Cir. 2001)Las bromas usadas como marca reciben menos protección
Cuando un presunto infractor usa una marca "como designación de origen de los propios productos del infractor", no se aplica la prueba Rogers, basada en la Primera Enmienda, y rige el análisis ordinario de confusión (Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products LLC, 599 U.S. 140 (2023)). La parodia todavía "puede marcar una diferencia" en ese análisis: tras la devolución del caso, el tribunal de distrito no encontró probabilidad de confusión por el juguete paródico para perros (D. Ariz. 2025).
Jack Daniel's (2023)Otras defensas dependen de los hechos: una licencia o consentimiento, la aquiescencia cuando la conducta del demandante indicó que no se oponía, y la ausencia de todo uso en EE. UU. por parte de una empresa extranjera (Abitron Austria GmbH v. Hetronic International, Inc., 2023). Para una empresa con sede en América Latina o Europa, las ventas realizadas y entregadas en el extranjero no constituyen infracción en EE. UU., pero las ventas hacia Estados Unidos, las publicaciones en EE. UU. y los anuncios en EE. UU. sí.
Las causas bajo el Capítulo 495, el derecho consuetudinario y la FDUTPA suelen acompañar a la federal
Las causas estatales rara vez agregan nueva responsabilidad, pero pueden agregar exposición a honorarios en ambas direcciones. Eso cambia los cálculos de un acuerdo, y un triunfo de la defensa en ellas puede trasladar los honorarios al demandante.
Para una marca registrada ante el Departamento de Estado de Florida. La prueba de confusión refleja la ley federal. Por aplicar una copia en etiquetas o empaques, las ganancias o los daños exigen la intención consciente de confundir. Se preservan los derechos adquiridos de buena fe según el derecho consuetudinario (§ 495.161), por lo que su uso anterior también es una defensa aquí. Consulte Infracción de registros de Florida.
Medida cautelar, ganancias y daños, con una indemnización discrecional de hasta tres veces las ganancias y los daños. El tribunal también puede otorgar honorarios razonables de abogados "a la parte vencedora según las circunstancias del caso", lo que puede incluir a un demandado que gana.
Los derechos provienen del uso, en la zona donde la marca se usa y se conoce. La prueba refleja la federal, y cuando las teorías de la Ley Lanham fracasan, las reclamaciones de derecho consuetudinario también fracasan (Natural Answers, 2008). Consulte Derechos de marca por derecho consuetudinario en Florida.
Una causa bajo la FDUTPA permite a la parte vencedora solicitar honorarios de abogados y costas después de la sentencia y de cualquier apelación, a discreción del tribunal. Un demandado que derrota una causa bajo la FDUTPA puede pedir sus honorarios. Las reclamaciones bajo la FDUTPA basadas en fraude pueden estar sujetas al requisito de particularidad de la Regla 9(b) (Pop v. LuliFama.com, 11th Cir. 2025). Consulte Defensa en casos de FDUTPA.
Un registro de Florida puede cancelarse si un tribunal determina que la marca fue abandonada, se obtuvo de forma fraudulenta o es genérica, entre otros motivos (Fla. Stat. § 495.101(3)). Planteamos la cancelación estatal junto con la cancelación federal cuando se invocan ambos registros.
De la notificación a la resolución: la cronología de la defensa
La primera respuesta es una contestación o una moción según la Regla 12. Cuál corresponde depende de la demanda, pero la decisión debe tomarse antes del plazo, y algunas defensas se pierden si se omiten.
- Día 0NotificaciónAnote 21 días en el calendario. Si acepta renunciar a la notificación formal, tiene 60 días desde el envío de la solicitud, o 90 días si se envió fuera de Estados Unidos (Regla 12(a)(1)(A)).
- Días 1–7Evaluación inicialVerificación de conflictos de interés, aviso a la aseguradora, aviso de preservación de pruebas y revisión de los registros del demandante y de su expediente.
- Si se presentaTRO o medida cautelarOposición con pruebas de que no hay probabilidad de éxito, y refutación de la presunción de daño irreparable (§ 1116(a)), a menudo con la demora del demandante.
- Día 21Moción o contestaciónUna moción según la Regla 12 (jurisdicción, foro, notificación, falta de una reclamación válida) o una contestación con defensas afirmativas y reconvenciones.
- Regla 26Exhibición de pruebasEl uso, las ventas, las pruebas de confusión y el expediente del demandante; sus registros de primer uso y de ventas.
- PeritosEncuestas y dañosEncuesta de la defensa o refutación, y un análisis de daños centrado en sus costos reales y en las pérdidas reales del demandante.
- Mociones y juicioSentencia sumaria, juicio, honorariosLa validez, la confusión y laches suelen decidirse aquí; después, una moción de honorarios si el caso fue excepcional.
Contestación o moción de desestimación
Una moción según la Regla 12 puede poner fin a un caso o acotarlo de forma temprana, por ejemplo cuando un demandado extranjero no tiene contactos con Florida, cuando la demanda alega solo conductas en el extranjero o cuando la demanda no identifica la marca o el uso infractor. La falta de jurisdicción personal, el foro inadecuado y los defectos en el emplazamiento o la notificación se pierden si se omiten en la primera moción según la Regla 12 o en la contestación (Fed. R. Civ. P. 12(h)(1)). Los tribunales estatales de Florida tienen una regla similar, con un plazo de 20 días para contestar (Fla. R. Civ. P. 1.140).
Cuando los hechos están en disputa, algo común en materia de confusión, una contestación suele ser mejor. Debe plantear las defensas afirmativas, como laches, estoppel, fraude y licencia (Regla 8(c)), y es el lugar natural para las reconvenciones de cancelación del registro y de sentencia declarativa. Los demandados de otros estados y del extranjero necesitan un abogado de Florida para las presentaciones; consulte Abogado local en Florida.
Opciones de resolución temprana
- Acuerdo con liberación de las reclamaciones pasadas, para que un cambio de marca no deje abiertas reclamaciones monetarias
- Acuerdo de coexistencia que divide productos, canales, territorios o imagen comercial
- Eliminación gradual con tiempo para vender el inventario y cambiar empaques y dominios
- Sentencia por consentimiento con una medida cautelar acotada y sin pago, que pone fin al caso en los términos acordados
- Prórroga acordada del plazo de respuesta mientras avanzan las conversaciones, confirmada en una presentación ante el tribunal
Muchas disputas se resuelven después de la decisión sobre la medida cautelar o cuando cada parte ve las pruebas de la otra. Es posible negociar antes de contestar, pero el plazo sigue corriendo hasta que un tribunal lo extienda.
Lo que cuesta perder y sus límites
Conocer la exposición realista define cada decisión, desde si oponerse a una medida cautelar hasta cuánto vale un acuerdo. La valoración se explica en Evaluación de daños; este es el resumen desde el lado de la defensa.
Cesar el uso
El remedio más común. Desde 2020, un demandante que demuestra una probable victoria obtiene una presunción refutable de daño irreparable (§ 1116(a)). La demora la refuta: una demora inexplicada de cinco meses debilitó el daño irreparable en Wreal, LLC v. Amazon.com, Inc., 840 F.3d 1244 (11th Cir. 2016).
15 U.S.C. § 1116(a)Sus ganancias, no sus ingresos
El demandante prueba sus ventas; usted prueba sus costos y cualquier porción que no se deba a la marca. El dolo no es una condición previa, pero pesa mucho (Romag Fasteners v. Fossil, 2020). Solo cuentan las ganancias del demandado nombrado, no las de una afiliada (Dewberry Group v. Dewberry Engineers, 2025).
15 U.S.C. § 1117(a)Las pérdidas reales del demandante
Ventas perdidas y daño a la reputación comercial (goodwill), que el tribunal puede aumentar hasta tres veces como compensación, no como sanción. Sin aviso de registro, no se pueden recuperar ganancias ni daños, salvo que usted haya tenido conocimiento efectivo (§ 1111).
15 U.S.C. §§ 1111, 1117(a)Honorarios solo en casos excepcionales
Un caso es excepcional si "se destaca de los demás" por la solidez de la posición de una parte o por la forma irrazonable en que se litigó (Octane Fitness, 2014, adoptado para la Ley Lanham en Tobinick v. Novella, 884 F.3d 1110 (11th Cir. 2018)). La regla se aplica en ambas direcciones.
15 U.S.C. § 1117(a)Otra escala
Si el demandante alega productos falsificados, son posibles los daños legales (statutory damages) de hasta $2,000,000 por marca y por tipo de producto si hubo dolo, así como la incautación ex parte y el congelamiento de activos. Consulte Acciones por falsificación y Disputas de Schedule A.
15 U.S.C. § 1117(c)Nuestro trabajo de defensa bajo la Ley Lanham lo dirigen Robert H. Thornburg y Susan J. Latham, con James R. Leahy en disputas de comercio electrónico y mercados en línea y Melissa Dangond Crews en procedimientos de cancelación ante el TTAB y clientes de habla hispana.
Seis errores comunes después de ser demandado por infracción
Los demandados a menudo debilitan una posición defendible en las primeras semanas, antes de que alguien haya leído el expediente del demandante.
Dejar pasar el plazo mientras se negocia
Las conversaciones para un acuerdo no detienen el plazo. Una rebeldía puede dar lugar a una sentencia en los términos del demandante, incluidas una medida cautelar y una condena monetaria.
Regla 12(a)Obtenga una prórroga acordada y presentada ante el tribunal, o responda a tiempo.
Cambiar de marca o eliminar páginas por su cuenta
Un cambio repentino puede parecer una admisión, y eliminar publicaciones después de la demanda expone a sanciones por pérdida de pruebas.
PreservaciónPrimero conserve; cambie lo que es público solo con asesoría, dejando constancia de lo que cambió.
Omitir defensas en la primera presentación
Las objeciones de jurisdicción personal y de foro se pierden si se omiten en la primera moción según la Regla 12 o en la contestación, y las defensas afirmativas no alegadas pueden perderse.
Reglas 8(c), 12(h)Revise cada defensa antes de la primera presentación.
No obtener el expediente del demandante ante la USPTO
Las muestras de uso, las fechas de solicitud, las declaraciones de las Secciones 8 y 15 y los productos enumerados suelen revelar un problema de carácter genérico, falta de uso o fraude, o una fecha de solicitud posterior a su primer uso.
§§ 1064, 1065Audite el registro como base para una reconvención.
Dar explicaciones por correo electrónico
Los mensajes a clientes, proveedores o al demandante sobre el origen del nombre se convierten en pruebas sobre la intención, uno de los siete factores.
Intención · doloCanalice todas las declaraciones sobre la disputa a través de su abogado.
Ignorar las causas de Florida
Una causa bajo la FDUTPA o el Capítulo 495 puede dar lugar a honorarios para la parte vencedora, y una causa débil puede servir de palanca para la defensa.
§§ 495.141, 501.2105Analice la regla de honorarios de cada causa antes de negociar un acuerdo.
Defenderse no es solo decir que no
Una defensa puede cambiar el equilibrio de un caso. Estas son las herramientas que evaluamos desde el principio, porque algunas deben plantearse con la contestación.
Cancelar el registro del demandante
Un tribunal puede cancelar un registro total o parcialmente en cualquier acción que involucre una marca registrada. Dentro de los cinco años siguientes al registro, cualquier motivo está disponible; las marcas genéricas, funcionales, abandonadas y obtenidas de forma fraudulenta pueden impugnarse en cualquier momento (§ 1064). Una petición separada ante el TTAB suele suspenderse mientras avanza el caso judicial (37 C.F.R. § 2.117(a)).
15 U.S.C. §§ 1064, 1119Sentencia declarativa
Una reconvención que declare la no infracción y la invalidez mantiene esas cuestiones ante el tribunal aunque el demandante luego intente retirar sus reclamaciones. Si primero llegó una carta, presentar primero puede ser una opción; consulte Cómo responder a una carta de cese y desista.
28 U.S.C. § 2201 · MedImmune (2007)Honorarios en casos excepcionales
Un demandado vencedor puede recuperar honorarios si el caso se destaca por la debilidad de la posición del demandante o por la forma en que se litigó (Octane Fitness; Tobinick v. Novella, 11th Cir. 2018).
15 U.S.C. § 1117(a)Honorarios para la parte vencedora en Florida
Cuando el demandante plantea causas bajo el Capítulo 495 o la FDUTPA y las pierde, el tribunal puede otorgar honorarios al demandado vencedor.
Fla. Stat. §§ 495.141, 501.2105Daños por un registro fraudulento
Una parte perjudicada por un registro obtenido mediante una declaración falsa o fraudulenta puede demandar por sus daños, además de la cancelación.
15 U.S.C. § 1120Preguntas frecuentes
¿Cuánto tiempo tengo para responder a una demanda por infracción de marca?
En un tribunal federal, generalmente 21 días después de que le notifiquen el emplazamiento y la demanda, o 60 días desde la fecha en que se envió la solicitud de renuncia si usted renuncia a tiempo a la notificación formal (90 días si se envió fuera de Estados Unidos). En un tribunal estatal de Florida, generalmente 20 días. Un tribunal puede extender el plazo, pero solo si alguien lo solicita antes de que venza.
¿Debo dejar de usar el nombre de inmediato?
No sin asesoría. Dejar de usarlo puede tener sentido cuando la reclamación es sólida o su inversión es pequeña, pero un cambio repentino puede parecer una admisión y no lo libera de las reclamaciones pasadas. Si cambia de rumbo, hágalo mediante un acuerdo por escrito o una estipulación aprobada por el tribunal.
El registro del demandante es más reciente que mi negocio. ¿Eso me ayuda?
Puede ayudarle mucho. Si usted adoptó su marca sin conocer el uso del registrante y la usó de forma continua desde antes de la fecha de solicitud del registrante, conserva sus derechos en la zona en la que pruebe ese uso anterior (15 U.S.C. § 1115(b)(5)). El uso anterior también puede fundamentar una impugnación del registro.
¿Puedo atacar un registro incontestable?
Sí, por algunos motivos. Ya no puede alegar que la marca es meramente descriptiva (Park 'N Fly, 1985), pero subsisten el carácter genérico, el abandono, el fraude, la funcionalidad, el uso previo, el uso legítimo y laches. Y el demandante todavía debe probar la probabilidad de confusión.
El demandante sabía de nosotros desde hace años. ¿Es demasiado tarde para que nos demande?
La Ley Lanham no tiene plazo de prescripción, pero laches puede impedir la reclamación. En los casos de Florida, el Undécimo Circuito mide la demora frente al plazo de prescripción de cuatro años de Florida, y usted también debe demostrar que la demora fue injustificable y le causó un perjuicio real, como la inversión en el nombre. Laches suele impedir la indemnización monetaria por daños; una medida cautelar todavía puede ser posible.
Solo revendo productos de marca genuinos. ¿Aun así me pueden demandar?
Pueden demandarlo, pero revender productos genuinos vendidos por primera vez por la marca generalmente no constituye infracción. El riesgo está en los productos materialmente distintos de los que la marca vende en Estados Unidos, como empaques alterados, códigos eliminados o productos fabricados para otro mercado. El Undécimo Circuito fija un umbral bajo para las diferencias materiales (Davidoff, 2001).
Nuestro producto es una parodia. ¿Eso es una defensa?
No una defensa completa cuando usa la parodia como su propia marca. Después de Jack Daniel's v. VIP Products (2023), a esos usos se les aplica la prueba ordinaria de probabilidad de confusión, pero una parodia evidente todavía puede pesar en contra de la confusión.
¿Puede un demandado recuperar los honorarios de abogados?
Conforme a la Ley Lanham, solo en casos excepcionales, lo que en el Undécimo Circuito significa un caso que se destaca por la debilidad de la posición de una parte o por la forma irrazonable en que se litigó (Tobinick v. Novella, 2018). Si el demandante también planteó causas bajo la FDUTPA o el Capítulo 495 y las pierde, la ley de Florida permite al tribunal otorgar honorarios a la parte vencedora.
¿Pueden atender la demanda en español?
Sí. Nuestros abogados trabajan en inglés y en español y pueden revisar la demanda, explicarle los plazos y preparar la defensa con usted en español.
Suba la demanda
Envíe la demanda y el emplazamiento, la fecha y la forma en que fue notificado, cualquier moción de TRO o de medida cautelar y las cartas intercambiadas antes de la demanda. Si puede, agregue cuándo empezó a usar su nombre y dónde vende. Se aceptan documentos en español.
- Revisión el mismo día de la demanda y de su plazo
- Mociones según la Regla 12, contestaciones y defensas afirmativas
- Reconvenciones de cancelación y de sentencia declarativa
- Oposición a mociones de TRO y de medida cautelar preliminar en tribunales federales y estatales de Florida
¿Prefiere hablar primero? Llámenos o escríbanos, o envíenos un mensaje por WhatsApp. Atendemos en español.
- 15 U.S.C. § 1115, El registro como prueba; defensas frente a la incontestabilidad (Cornell LII)
- 15 U.S.C. § 1064, Cancelación del registro (Cornell LII)
- 15 U.S.C. § 1119, Facultades del tribunal sobre el registro (Cornell LII)
- Regla 12 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil (Cornell LII)
- Frehling Enterprises v. International Select Group, 192 F.3d 1330 (11th Cir. 1999)
- Natural Answers, Inc. v. SmithKline Beecham Corp., 529 F.3d 1325 (11th Cir. 2008)
- Kason Industries v. Component Hardware Group, 120 F.3d 1199 (11th Cir. 1997): elementos de laches
- Pinnacle Advertising v. Pinnacle Advertising, 7 F.4th 989 (11th Cir. 2021): laches y medidas cautelares (IP Update)
- KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 543 U.S. 111 (2004) (Cornell LII)
- In re Bose: el Circuito Federal eleva el estándar para el fraude (2009) (WilmerHale)
- Uso nominativo de marcas: ¿defensa afirmativa o negativa? (ABA Landslide)
- Davidoff & CIE, S.A. v. PLD International Corp., 263 F.3d 1297 (11th Cir. 2001) (OpenJurist)
- Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products LLC, 599 U.S. 140 (2023) (Corte Suprema)
- Jack Daniel's tras la devolución del caso: sin infracción, con empañamiento (D. Ariz. enero de 2025) (Venable)
- Fla. Stat. § 495.141, Remedios (honorarios para la parte vencedora)
- Fla. Stat. § 501.2105, Honorarios de abogados (FDUTPA)
Información general, no asesoría legal para su situación. Leyes, reglas y tasas vigentes a octubre de 2026. Última revisión: 28 de octubre de 2026.