Litigios federales por infracción de marcas
Demandas por infracción de marcas registradas ante los tribunales federales de Florida.
Si un competidor está usando su marca con registro federal, o una tan parecida que genera confusión, el artículo 32 de la Ley Lanham le permite demandar ante un tribunal federal para obtener una medida cautelar, las ganancias del infractor, sus daños y, en casos excepcionales, los honorarios de abogados. La acción depende de la probabilidad de confusión, que los tribunales de Florida evalúan según siete factores del Undécimo Circuito. Preparamos y presentamos estos casos para titulares de marcas de Florida, América Latina y Europa.
¿Su marca está registrada solo en Florida?Infracción de una marca registrada en Florida →
El artículo 1114 protege las marcas inscritas en el Registro Principal federal
El artículo 32 de la Ley Lanham, codificado en 15 U.S.C. § 1114, es la acción federal por infringir una marca registrada. Alcanza a cualquier persona que, "sin el consentimiento del titular del registro", use en el comercio "cualquier reproducción, falsificación, copia o imitación engañosa de una marca registrada" en relación con la venta, la oferta, la distribución o la publicidad de productos o servicios, cuando ese uso "probablemente cause confusión, o cause error, o engañe".
Una segunda vertiente, el § 1114(1)(b), cubre la aplicación de una copia de la marca a etiquetas, letreros, empaques o anuncios destinados a usarse en el comercio. Conforme a esa vertiente, el titular del registro puede recuperar ganancias o daños solo si el demandado actuó sabiendo que la imitación tenía por objeto confundir. La medida cautelar no tiene esa misma limitación.
Si su marca no tiene registro federal, la acción federal correspondiente es la del 15 U.S.C. § 1125(a). Consulte Acciones por falsa designación de origen y Acciones federales de competencia desleal. Una marca registrada solo ante el Departamento de Estado de Florida se hace valer conforme al Capítulo 495; consulte Infracción de una marca registrada en Florida. La mayoría de las demandas que presentamos incluyen varias de estas acciones a la vez, porque cada una cubre un vacío que dejan las demás.
El registro es lo que hace del artículo 1114 la acción más sólida. Aporta presunciones de validez y titularidad, prioridad a nivel nacional desde la fecha de presentación y, una vez incontestable, prueba concluyente del derecho a usar la marca. Estas ventajas se explican más abajo en la sección sobre presunciones del registro.
Antes de presentar la demanda, confirmamos
- Que el registro está vigente, en el Registro Principal, y pertenece a la parte que va a demandar
- Que los productos o servicios registrados cubren lo que vende el demandado, o están estrechamente relacionados con ello
- Que el uso del demandado ocurrió en Estados Unidos, no solo en el extranjero
- Que ninguna licencia, consentimiento o acuerdo de coexistencia cubre el uso
- Que se dio aviso del registro (el símbolo ®), o que el demandado tuvo conocimiento real, de modo que las ganancias y los daños estén disponibles conforme al 15 U.S.C. § 1111
- La cronología: cuándo se enteró del uso y qué ha pasado desde entonces
Cuatro elementos, uno de los cuales decide la mayoría de los casos
El Undécimo Circuito formula la prueba en dos partes: el demandante debe demostrar "(1) que su marca tiene prioridad y (2) que la marca del demandado probablemente cause confusión en los consumidores" (Frehling Enterprises, Inc. v. International Select Group, Inc., 192 F.3d 1330 (11th Cir. 1999)). En la práctica, probamos cuatro cosas.
| Elemento | Qué debe demostrar | Cómo se prueba normalmente | Pruebas típicas |
|---|---|---|---|
| Registro válido, de su titularidad | Una marca inscrita en el Registro Principal de la que usted es titular, con prioridad sobre el demandado | El certificado es prueba prima facie de la validez, la titularidad y el derecho exclusivo de uso (§§ 1057(b), 1115(a)); concluyente si es incontestable (§ 1115(b)) | Certificado de registro, registros de estado y titularidad de la USPTO, cesiones, fechas de primer uso |
| Uso en el comercio | Que el demandado usó la marca en relación con la venta, la oferta, la distribución o la publicidad de productos o servicios, en Estados Unidos | Prueba de ventas, publicaciones, envíos o publicidad en EE. UU.; la conducta solo en el extranjero queda fuera de la ley (Abitron, 2023) | Compras de prueba, capturas de pantalla con fecha, registros de envío, anuncios colocados en EE. UU. |
| Sin su consentimiento | Que ninguna licencia, autorización o acuerdo cubre el uso | Su testimonio y sus registros; revisión de licencias, acuerdos de distribución y de coexistencia anteriores | Expedientes de licencias, cartas de terminación, correspondencia |
| Probabilidad de confusión | Que el uso probablemente confunda a un número apreciable de compradores comunes sobre el origen, el patrocinio o la afiliación | Los siete factores del Undécimo Circuito, ponderados en conjunto | Comparaciones lado a lado, datos de canales y precios, pruebas de intención, consultas mal dirigidas, encuestas |
Los daños y las ganancias también dependen de hechos propios de cada recurso, como el aviso de registro conforme al § 1111 y el estado mental del demandado. Consulte Evaluación de daños.
Los siete factores de probabilidad de confusión y cómo se prueba cada uno
Los tribunales federales de Florida aplican los siete factores enumerados en Frehling. Ningún factor por sí solo decide el caso, pero el Undécimo Circuito ha dicho que "el tipo de marca y las pruebas de confusión real son los más importantes".
Tipo (fuerza) de la marca
Dónde se ubica la marca en la escala que va de genérica a caprichosa, y qué tan bien la conoce el mercado. El uso por terceros de marcas similares en el mismo mercado la debilita; el uso en mercados no relacionados no (PlayNation Play Systems v. Velex, 11th Cir. 2019).
Prueba: historial de registro, ventas e inversión publicitaria, cobertura en medios, búsquedas de uso por tercerosSimilitud de las marcas
La impresión general en aspecto, sonido y significado, tal como los compradores encuentran las marcas en el mercado, no una comparación letra por letra.
Prueba: material comparativo lado a lado, pronunciación, traducciones de marcas en español o en otros idiomasSimilitud de los productos o servicios
Si los compradores esperarían que los productos provengan de un mismo origen. No es necesario que los productos sean idénticos; los productos relacionados cuentan.
Prueba: catálogos de productos, planes de expansión, práctica de la industriaPuntos de venta y clientes
La coincidencia en dónde se venden los productos y quién los compra: las mismas plataformas de comercio electrónico, tiendas, distribuidores o compradores.
Prueba: datos de canales, publicaciones en Amazon y otras plataformas de comercio electrónico, listas de distribuidoresMedios publicitarios
Si las partes anuncian en los mismos lugares, como las mismas redes sociales, palabras clave de búsqueda, ferias comerciales o publicaciones.
Prueba: compras de publicidad, informes de palabras clave, cuentas de redes socialesIntención del demandado
Adoptar la marca para beneficiarse de su reputación respalda una inferencia de probable confusión. La ceguera deliberada puede contar (Frehling).
Prueba: documentos previos al lanzamiento, tratos anteriores, cartas de cese y desista ignoradas, copia de otros elementos de la marcaConfusión real
"La mejor prueba de una probabilidad de confusión", aunque "no un requisito previo" (Frehling). Importan la calidad y el origen de cada caso.
Prueba: llamadas, correos y devoluciones mal dirigidos, reseñas, comentarios en redes sociales, encuestasCómo los integran los tribunales
Los tribunales ponderan los factores en su conjunto, a la luz de los hechos del mercado. Una marca fuerte, una copia cercana y canales coincidentes pueden sostener un caso con poca confusión real. Una marca débil con abundante uso por terceros puede perder incluso con algo de confusión.
Frehling, 192 F.3d 1330Confusión antes y después de la venta
En United States v. Torkington, 812 F.2d 1347 (11th Cir. 1987), un proceso penal por falsificación que aplicó el estándar de la Ley Lanham, el tribunal sostuvo que la probable confusión incluye la confusión posterior a la venta en el público comprador. Si la confusión de "interés inicial", que se disipa antes de la compra, es accionable sigue sin decidirse en el Undécimo Circuito.
ADT v. Alarm Protection Tech. (11th Cir. 2016, no publicada)Como la confusión de interés inicial no está resuelta aquí, no construimos un caso en torno a ella. Cuando los anuncios o las palabras clave de un demandado desvían a los compradores antes de una venta, desarrollamos también pruebas de confusión en el momento de la compra y después de ella.
Lo que un registro prueba a su favor, y dónde se detiene
Un registro federal traslada la carga de la prueba al demandado. Después de cinco años de uso continuo y una declaración jurada presentada a tiempo, el registro puede volverse incontestable, lo que traslada aún más. Ninguno de los dos estados prueba por sí solo la infracción.
| Cuestión | Registrada (Registro Principal) | Incontestable |
|---|---|---|
| Efecto del certificado | Prueba prima facie de la validez, la titularidad y el derecho exclusivo de uso para los productos indicados (§§ 1057(b), 1115(a)) | Prueba concluyente de las mismas cuestiones, sujeta a las defensas enumeradas (§ 1115(b)) |
| Impugnación por ser "meramente descriptiva" | Disponible: el demandado puede intentar probar que la marca carece de carácter distintivo | No disponible (Park 'N Fly v. Dollar Park & Fly, 1985) |
| Fuerza en el análisis de confusión | Se prueba con pruebas de mercado | El Undécimo Circuito presume que una marca incontestable es al menos descriptiva con significado secundario, "y por lo tanto una marca relativamente fuerte" (Dieter, 1989; PlayNation, 2019) |
| Genérica o funcional | Puede impugnarse | Aún puede impugnarse; la cancelación por carácter genérico o funcionalidad está disponible "en cualquier momento" (§ 1064(3); § 1065) |
| Fraude, abandono, tergiversación del origen | Defensas disponibles | Siguen disponibles (§ 1115(b)(1)–(3)) |
| Uso legítimo, uso local anterior, defensas de equidad | Defensas disponibles | Siguen disponibles, incluidos laches, estoppel y aquiescencia (§ 1115(b)(4)–(9)) |
| Prioridad | Uso presunto a nivel nacional desde la fecha de presentación de la solicitud, con excepciones para usuarios anteriores (§ 1057(c)) | Igual |
| Probabilidad de confusión | El demandante aún debe probarla | El demandante aún debe probarla ("sujeto a la prueba de la infracción") |
◆ marca las filas en las que la incontestabilidad cambia el resultado.
Cómo surge la incontestabilidad. Conforme al 15 U.S.C. § 1065, el titular debe usar la marca de forma continua durante cinco años consecutivos después del registro, sin una decisión final adversa ni una impugnación pendiente, y presentar una declaración jurada de la Sección 15 dentro del año siguiente al período de cinco años. La incontestabilidad solo está disponible para marcas del Registro Principal y nunca para un nombre genérico. Verificamos si se presentó una declaración jurada de la Sección 15 antes de presentar la demanda, porque la diferencia importa en la etapa de sentencia sumaria.
Pruebas de confusión real y encuestas a consumidores
Las pruebas de confusión real son persuasivas, pero no obligatorias. Una encuesta bien diseñada puede llenar el vacío, y una mal diseñada puede perjudicar más de lo que ayuda.
Formato Eveready
Ideal para marcas anteriores fuertes y muy conocidas
Los encuestados ven solo la marca o el producto del demandado y se les pregunta, con preguntas abiertas, quién lo fabrica o de qué empresa proviene. Las respuestas que nombran al demandante miden la confusión. Como no se muestra la marca del demandante, un alto índice de reconocimiento también dice algo sobre la fuerza de la marca. Tiende a subestimar la confusión cuando la marca anterior no es la primera que viene a la mente.
Formato Squirt
Ideal cuando las marcas coinciden en el mercado
Los encuestados ven ambas marcas, a menudo una sola y la otra en una fila con productos similares, y se les pregunta si provienen de la misma empresa o de empresas afiliadas. Reproduce un estante de tienda o una página de búsqueda de una plataforma de comercio electrónico. Es menos adecuado cuando los productos de las partes rara vez aparecen lado a lado, y los tribunales examinan si la fila es realista.
Confusión real en el expediente
Recójala a medida que ocurre
Llamadas y correos electrónicos mal dirigidos, devoluciones de productos del demandado a usted, reseñas que lo culpan a usted por el producto del demandado y comentarios en redes sociales. Registre la fecha, el canal y quién lo recibió. Los tribunales comparan cuántos casos hay con el volumen de ventas, y evalúan si la persona era un comprador real.
Controles y admisibilidad
Dónde se atacan las encuestas
Las encuestas se presentan mediante testimonio pericial, y la otra parte las impugnará. Los ataques habituales apuntan al universo de encuestados, al estímulo, a las preguntas sugestivas y al control usado para eliminar las respuestas adivinadas. Contratamos expertos en encuestas desde el inicio, para que el diseño se ajuste a la teoría de confusión planteada en la demanda.
Fuentes. Frehling, 192 F.3d 1330 (11th Cir. 1999) (la confusión real es la mejor prueba, pero no un requisito previo); American Bar Association, Landslide, "The Use of Surveys in Lanham Act Cases" (2023) (formatos Eveready y Squirt).
Órdenes de restricción temporal y medidas cautelares preliminares
La mayoría de los casos de infracción toman forma en sus primeras semanas, mediante una moción para detener el uso mientras avanza el caso. En el Undécimo Circuito, el solicitante debe demostrar una probabilidad sustancial de éxito en el fondo, un daño irreparable, que el daño que lo amenaza supera el perjuicio para el demandado y que la medida cautelar no perjudicaría el interés público.
La presunción de daño irreparable. La Trademark Modernization Act de 2020 modificó el 15 U.S.C. § 1116(a) para que un demandante que solicita una medida cautelar "tenga derecho a una presunción refutable de daño irreparable" ante una determinación de probable éxito en el fondo (para una TRO o una medida cautelar preliminar) o una determinación de una violación (para una medida cautelar permanente). La presunción es refutable. El demandado intentará refutarla, a menudo señalando la demora.
La demora sale cara. En Wreal, LLC v. Amazon.com, Inc., 840 F.3d 1244 (11th Cir. 2016), decidido antes de la reforma de 2020, una demora inexplicada de cinco meses en solicitar una medida cautelar preliminar bastó para debilitar el daño irreparable. Una demora de incluso unos pocos meses "pesa en contra de una determinación de daño irreparable". Planificamos la moción de medida cautelar al mismo tiempo que la demanda.
Garantía y plazos. Un tribunal puede dictar una TRO o una medida cautelar preliminar solo si el solicitante otorga una garantía por el monto que fije el tribunal (Fed. R. Civ. P. 65(c)). Una TRO dictada sin notificación dura no más de 14 días, salvo prórroga (Rule 65(b)(2)). Cuando los productos son falsificados, pueden estar disponibles la incautación ex parte conforme al § 1116(d) y el congelamiento de activos; consulte Acciones por falsificación.
Qué incluye un expediente sólido para una medida cautelar
- Certificado de registro y prueba de titularidad
- Capturas fechadas del uso infractor, con prueba de ventas o envíos en EE. UU.
- Declaraciones sobre su uso, sus ventas, su reputación y su control de calidad
- Cualquier confusión real, registrada con fechas y fuentes
- Una cronología que explique cada paso desde que se enteró del uso
- Las cartas previas a la demanda y la respuesta, si la hubo (consulte Cartas de cese y desista)
- Un proyecto de orden que describa con precisión la conducta que debe cesar
Lo que un tribunal puede conceder en una acción conforme al artículo 1114
Los recursos por infracción de una marca registrada se establecen en los §§ 1116–1118. La valoración se trata en profundidad en nuestra página de Evaluación de daños; esto es el esquema general.
Medida cautelar
Órdenes preliminares y permanentes que detienen el uso, según los principios de equidad, con la presunción de daño irreparable de la TMA. Se puede ordenar al demandado que presente un informe de cumplimiento bajo juramento.
15 U.S.C. § 1116(a)Ganancias del demandado
Usted prueba las ventas del demandado; este debe probar sus costos. El dolo no es una condición previa (Romag Fasteners v. Fossil, 2020), y solo cuentan las ganancias del demandado nombrado (Dewberry Group v. Dewberry Engineers, 2025).
15 U.S.C. § 1117(a)Sus daños y costas
Ventas perdidas, daño a la buena reputación, publicidad correctiva y costas del proceso. El tribunal puede dictar sentencia por hasta tres veces los daños reales, como compensación y no como sanción.
15 U.S.C. § 1117(a)Honorarios de abogados en casos excepcionales
Disponibles para la parte vencedora, sea demandante o demandado. En el Undécimo Circuito, un caso es excepcional si "se distingue de los demás", según el estándar de Octane Fitness adoptado en Tobinick v. Novella, 884 F.3d 1110 (11th Cir. 2018).
15 U.S.C. § 1117(a)Destrucción de materiales infractores
Se puede ordenar la entrega y destrucción de etiquetas, empaques, publicidad y las planchas y moldes usados para fabricarlos.
15 U.S.C. § 1118Agravantes por falsificación
Si la marca usada es una falsificación, ganancias o daños triplicados con honorarios, daños legales (statutory damages) de hasta $2,000,000 por marca y por tipo de productos si hubo dolo, e incautación ex parte. Consulte Acciones por falsificación.
15 U.S.C. §§ 1116(d), 1117(b)–(c)Jurado o juez
Una pretensión de daños reales es de derecho (legal), y cualquiera de las partes puede exigir un jurado sobre ella (Dairy Queen, Inc. v. Wood, 1962). Una pretensión sobre las ganancias del demandado es de equidad, y en el Undécimo Circuito un demandante que solo pide ganancias no tiene derecho a un jurado (Hard Candy, LLC v. Anastasia Beverly Hills, Inc., 921 F.3d 1343 (11th Cir. 2019)). Por eso, los recursos que usted solicite deciden quién conoce el caso, y tomamos esa decisión de forma deliberada en la etapa de la demanda.
Const. de EE. UU., Enmienda VIISolo cuenta el uso en EE. UU. En Abitron Austria GmbH v. Hetronic International, Inc. (29 de junio de 2023), la Corte Suprema sostuvo que el § 1114(1)(a) y el § 1125(a)(1) alcanzan solo el uso infractor en el comercio que ocurre en Estados Unidos. Las ventas en el extranjero a compradores extranjeros quedan fuera de la ley, aunque afecten a una marca estadounidense. Para los titulares de marcas de América Latina y Europa, esto significa que el caso en EE. UU. cubre lo que se vende, se envía o se anuncia aquí; la conducta en Bogotá o Madrid requiere procedimientos locales, que coordinamos con abogados extranjeros. Quedan preguntas sobre los productos vendidos en el extranjero y luego revendidos aquí y sobre las ventas en línea, y los tribunales todavía las están resolviendo.
El ciclo de vida de una demanda por infracción
Cada caso es distinto, pero la mayoría de los casos federales de infracción en Florida siguen esta secuencia. Muchos se resuelven por acuerdo en el camino, a menudo después de la decisión sobre la medida cautelar o después de que la exhibición de pruebas revela las cifras de ventas.
- Antes de la demandaInvestigar y preservarCompras de prueba, capturas, revisión del registro y un aviso de preservación de pruebas. A menudo una carta de cese y desista o una carta de reclamo.
- PresentaciónDemandaArtículo 1114 con pretensiones relacionadas conforme al § 1125(a), el derecho consuetudinario de Florida y FDUTPA, en el distrito correcto.
- InicioTRO o medida cautelar preliminarDeclaraciones, pruebas de probable éxito, la presunción de la TMA, una fianza y una audiencia.
- Regla 26Calendario y exhibición de pruebasDivulgaciones iniciales, una orden de calendario, solicitudes de documentos, datos de ventas y declaraciones.
- PeritosEncuestas y dañosEncuestas de confusión, un perito en daños o ganancias e impugnaciones a los peritos de la otra parte.
- MocionesSentencia sumariaLas cuestiones de validez y confusión a menudo se acotan o se deciden aquí.
- Juicio y despuésJuicio, recursos, apelaciónJuicio con jurado o ante el juez, medida cautelar permanente, ganancias o daños, mociones sobre honorarios y cualquier apelación ante el Undécimo Circuito.
Nuestros litigios conforme a la Ley Lanham los dirigen Robert H. Thornburg y Susan J. Latham, con James R. Leahy en disputas de comercio electrónico y tecnología y Melissa Dangond Crews en procedimientos ante el TTAB y clientes de habla hispana. Antes de presentar la demanda, puede convenirle una opinión escrita sobre infracción y un aviso de preservación de pruebas.
Lo que alegará el demandado, y cómo nos preparamos
Construimos el caso del demandante en torno a las defensas que más probablemente se planteen. La información completa para las partes acusadas está en nuestra página de Defensa contra infracción de marcas.
Reunimos pruebas sobre los siete factores, en especial la fuerza y la confusión real, y consideramos una encuesta antes de que el demandado encargue la suya.
Reunimos pruebas de ventas, publicidad y reconocimiento, verificamos la incontestabilidad y auditamos el uso por terceros en el mismo mercado.
Documentamos sus fechas de primer uso y la fecha de presentación de la solicitud, que otorga prioridad presunta a nivel nacional conforme al § 1057(c), sujeta a los derechos de usuarios anteriores.
Demostramos cómo el demandado usa el término como marca, no para describir, con sus etiquetas, anuncios y estrategia de palabras clave.
La Ley Lanham no tiene plazo de prescripción, pero los tribunales miden la doctrina de laches con el plazo de cuatro años de Florida, y demoras más cortas pueden refutar el daño irreparable. Construimos y explicamos la cronología desde el primer día.
Espere una reconvención que alegue fraude, abandono o carácter genérico. Revisamos el expediente de tramitación y las muestras antes de la demanda.
Cinco errores comunes al presentar un caso de infracción
Cada uno de ellos puede costarle a una acción sólida su mejor recurso.
Esperar meses antes de solicitar una medida cautelar
Una demora inexplicada invita al argumento de que el daño no es urgente, incluso con la presunción de la TMA.
Wreal (11th Cir. 2016)Decida sobre las medidas tempranas cuando decida demandar.
Demandar solo a una subsidiaria o a una tienda
Las ganancias se miden con los libros del demandado nombrado. Las afiliadas que registraron las ventas pueden quedar fuera de alcance si no se las nombra.
Dewberry (2025)Trace la estructura corporativa antes de presentar la demanda.
Presentar conducta extranjera como infracción en EE. UU.
Las ventas en el extranjero a compradores extranjeros no son accionables conforme a la Ley Lanham, y las acciones basadas en ellas invitan a una desestimación temprana.
Abitron (2023)Pruebe las ventas, los envíos y la publicidad en EE. UU.
Omitir la auditoría del registro
Un registro con muestras desactualizadas, productos que ya no se venden o sin la declaración jurada de la Sección 15 le da al demandado una reconvención o le cuesta a usted una presunción.
15 U.S.C. §§ 1064, 1065Revise el expediente como lo hará el demandado.
Dejar que desaparezcan las pruebas de confusión
Los correos y llamadas mal dirigidos a menudo se borran o nunca se registran, y una encuesta tardía no puede recrearlos.
Frehling (11th Cir. 1999)Establezca ahora un registro de confusión y un aviso de preservación de pruebas.
Cómo encaja esta acción en una demanda
Acciones que suelen presentarse juntas
- Acciones por falsa designación de origenEl § 1125(a) cubre elementos no registrados y productos fuera del registro
- Acciones federales de competencia deslealImitación (passing off) y falsa afiliación junto con la pretensión por la marca registrada
- Derechos de marca de derecho consuetudinario en FloridaAcción de Florida que usa la misma prueba de confusión
- Litigios FDUTPA para empresasRecursos estatales por prácticas comerciales engañosas; los honorarios pueden correr en ambos sentidos
- Acciones federales por dilución de marcasSe añaden solo cuando la marca es famosa a nivel nacional
Los recursos en resumen
| Medida cautelar | TRO, preliminar y permanente, con una presunción refutable de daño irreparable (§ 1116(a)) |
|---|---|
| Ganancias del demandado | El demandante prueba las ventas; el demandado prueba los costos (§ 1117(a)) |
| Daños reales | Hasta tres veces, como compensación (§ 1117(a)) |
| Costos y tasas | Costas; honorarios solo en casos excepcionales |
| Destrucción | Etiquetas, empaques y moldes infractores (§ 1118) |
| Falsificaciones | Daños triplicados y daños legales (statutory damages), incautación: Acciones por falsificación |
Cuánto puede valer una acción: consulte Evaluación de daños.
Presentamos estas acciones ante los Tribunales de Distrito de EE. UU. para los Distritos Sur, Centro y Norte de Florida, y ante los tribunales de circuito de Florida. Las acciones conforme al artículo 1114 surgen de la ley federal y suelen presentarse ante el tribunal federal, con las acciones de Florida relacionadas por competencia suplementaria. Bufetes de otros estados con un caso en Florida: consulten Representación como abogado local y MiamiTrademarkLocalCounsel.com.
Esta página está escrita para la parte que presenta la acción. Si lo han demandado o amenazado, consulte Defensa contra infracción de marcas, o cargue la demanda e indique su plazo para responder.
Preguntas frecuentes
¿Necesito un registro federal para demandar por infracción de marca?
No para demandar, pero sí para presentar esta acción. El artículo 1114 protege las marcas registradas. Los titulares de marcas no registradas demandan conforme al 15 U.S.C. § 1125(a) y al derecho consuetudinario de Florida, pero deben probar que son titulares de una marca válida y distintiva sin la ayuda de las presunciones del registro. Consulte Acciones por falsa designación de origen y Derechos de marca de derecho consuetudinario en Florida.
¿Qué considera el Undécimo Circuito para decidir sobre la probabilidad de confusión?
Siete factores: el tipo (fuerza) de la marca, la similitud de las marcas, la similitud de los productos, la similitud de los puntos de venta y los clientes, la similitud de los medios publicitarios, la intención del demandado y la confusión real. El tribunal ha señalado que el tipo de marca y la confusión real son los más importantes (Frehling, 1999).
¿Tengo que demostrar que clientes reales se confundieron?
No. La confusión real es la mejor prueba de la probable confusión, pero el Undécimo Circuito ha dicho que no es un requisito previo. Muchos casos se prueban mediante los demás factores, a menudo con una encuesta a consumidores.
¿Qué añade la condición de incontestable?
Hace que el registro sea prueba concluyente de la validez, la titularidad y el derecho exclusivo de uso, sujeto a las defensas enumeradas en el § 1115(b). El demandado ya no puede alegar que la marca es meramente descriptiva, y el Undécimo Circuito trata una marca incontestable como relativamente fuerte. Usted aún debe probar la probabilidad de confusión, y la marca aún puede atacarse por ser genérica, funcional, abandonada u obtenida mediante fraude.
¿Puedo obtener una medida cautelar rápidamente?
Un tribunal puede dictar una orden de restricción temporal y luego una medida cautelar preliminar si usted demuestra una probabilidad sustancial de éxito y los demás requisitos. Desde la Trademark Modernization Act de 2020, un demandante con probabilidad de éxito obtiene una presunción refutable de daño irreparable. La demora en solicitar la medida puede debilitar esa demostración, por lo que la rapidez importa.
¿Puedo recuperar los honorarios de abogados?
Solo en casos excepcionales, y la regla funciona en ambos sentidos: un demandado vencedor también puede recuperar honorarios. En el Undécimo Circuito, un caso es excepcional si se distingue de los demás por la solidez de la posición de una parte o por la forma en que se litigó (Tobinick v. Novella, 2018).
¿Mi caso se juzgará ante un jurado?
Si solicita daños reales, cualquiera de las partes puede exigir un jurado sobre esa pretensión. Si solicita solo las ganancias del demandado y una medida cautelar, el Undécimo Circuito ha sostenido que no hay derecho a jurado sobre las ganancias (Hard Candy, 2019), por lo que el juez puede decidir el caso.
¿Puedo demandar a una empresa extranjera que copia mi marca?
Sí, por su uso de la marca en Estados Unidos, como las ventas a compradores en EE. UU. o la publicidad en EE. UU., si el tribunal tiene jurisdicción sobre ella. Después de Abitron (2023), la Ley Lanham no alcanza las ventas puramente extranjeras. Coordinamos con abogados en el extranjero para la conducta fuera de EE. UU.
¿Hay un plazo para demandar?
La Ley Lanham no tiene plazo de prescripción. En su lugar, los tribunales aplican la doctrina de laches, y en los casos de Florida el Undécimo Circuito usa como referencia el plazo de prescripción de cuatro años de Florida (AmBrit v. Kraft, 1986). La demora también puede frustrar una medida cautelar preliminar mucho antes. Considere la fecha en que se enteró del uso como el inicio del plazo.
Consulte su caso
Envíe su número de registro, capturas o fotos del uso infractor, cualquier compra de prueba, las cartas intercambiadas con la otra parte y cualquier ejemplo de confusión de clientes. Se aceptan materiales en español.
- Revisión previa a la demanda del registro, de las pruebas y de los demandados que deben nombrarse
- Demandas, mociones de TRO y de medida cautelar preliminar
- Coordinación de peritos en encuestas y en daños
- Litigios ante los tribunales federales de los Distritos Sur, Centro y Norte de Florida
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- 15 U.S.C. § 1114, recursos; infracción (Cornell LII)
- 15 U.S.C. § 1115, el registro como prueba; defensas frente a la incontestabilidad (Cornell LII)
- 15 U.S.C. § 1065, incontestabilidad del derecho a usar la marca (Cornell LII)
- 15 U.S.C. § 1057, certificados de registro (Cornell LII)
- 15 U.S.C. § 1116, medidas cautelares (presunción de la TMA) (Cornell LII)
- 15 U.S.C. § 1118, destrucción de artículos infractores (Cornell LII)
- 15 U.S.C. § 1111, aviso de registro (Cornell LII)
- Frehling Enterprises v. International Select Group, 192 F.3d 1330 (11th Cir. 1999)
- PlayNation Play Systems v. Velex Corp., No. 17-15226 (11th Cir. 2019)
- ADT LLC v. Alarm Protection Technology Florida (11th Cir. 2016, no publicada) (confusión de interés inicial sin decidir)
- United States v. Torkington, 812 F.2d 1347 (11th Cir. 1987) (confusión posterior a la venta)
- Park 'N Fly, Inc. v. Dollar Park & Fly, Inc., 469 U.S. 189 (1985) (Cornell LII)
- Wreal, LLC v. Amazon.com, Inc., 840 F.3d 1244 (11th Cir. 2016)
- Hard Candy v. Anastasia Beverly Hills (11th Cir. 2019): derecho a jurado y ganancias (Burr & Forman)
- Dairy Queen, Inc. v. Wood, 369 U.S. 469 (1962) (Justia)
- Abitron Austria GmbH v. Hetronic International (2023), análisis (Gibson Dunn)
- Tobinick v. Novella (11th Cir. 2018): estándar de Octane para los honorarios conforme a la Ley Lanham (Tushnet)
- The Use of Surveys in Lanham Act Cases (ABA Landslide, 2023)
- Martin v. E.C. Publications (11th Cir. 2021, no publicada): el plazo de cuatro años de Florida como referencia para laches, con cita de AmBrit
- Regla 65 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, medidas cautelares y órdenes de restricción
Información general, no asesoría legal para su situación. Leyes, reglas y tasas vigentes a octubre de 2026. Última revisión: 28 de octubre de 2026.