Due diligence de marcas para transacciones e inversiones

La Assignment Recordation Branch de la USPTO inscribe cesiones, fusiones, cambios de nombre, contratos de garantía y otros documentos que afectan la titularidad. Desde el 5 de febrero de 2024, las presentaciones se hacen mediante el Assignment Center de la USPTO, que reemplazó a los antiguos sistemas ETAS y EPAS. Los documentos inscritos pueden buscarse por número de registro, titular o cesionario.

La inscripción es un acto administrativo. La USPTO no verifica si una cesión inscrita es válida ni qué transfirió realmente. Un registro de apariencia limpia puede ocultar un documento defectuoso, y un vacío en el registro puede ocultar uno perfectamente válido. Leemos los instrumentos subyacentes, no solo el resumen de titularidad.

Tres reglas legales rigen esta parte de la revisión:

• Por escrito. Las cesiones deben hacerse mediante un instrumento escrito y firmado. Una cesión inscrita es prueba prima facie de su firma. 15 U.S.C. § 1060(a)(3)
• Prestigio comercial (goodwill). Una marca solo puede cederse junto con el prestigio comercial del negocio en el que se usa. Una simple transferencia de la marca sola, una "cesión en bruto" (assignment in gross), puede impugnarse por inválida. § 1060(a)(1)
• Inscripción dentro de 3 meses. Una cesión no inscrita es nula frente a un comprador posterior a título oneroso y sin conocimiento, salvo que se inscriba dentro de los 3 meses siguientes a su fecha o antes de la compra posterior. § 1060(a)(4)

La disposición sobre inscripción de la Ley Lanham se refiere a las cesiones. No establece un sistema federal para perfeccionar derechos de garantía sobre marcas. Por eso los tribunales han sostenido que un prestamista perfecciona un derecho de garantía sobre una marca presentando una declaración de financiamiento UCC conforme a la ley estatal, por lo general en el estado de constitución del deudor, y que inscribir el contrato de garantía solo ante la USPTO no lo perfecciona.

Las decisiones principales son In re Together Development Corp., 227 B.R. 439 (Bankr. D. Mass. 1998), en la que un prestamista que inscribió solo ante la USPTO perdió su prioridad en la quiebra, y Trimarchi v. Together Development Corp., 255 B.R. 606 (D. Mass. 2000), que sostuvo que la Ley Lanham no desplaza el requisito de presentación UCC. Son decisiones de primera instancia y no precedentes de la Corte Suprema ni del Undécimo Circuito, pero en la práctica se tratan como la regla aplicable.

Eso no hace irrelevante el registro de la USPTO. Las dos presentaciones cumplen funciones distintas:

• Declaración de financiamiento UCC-1: perfecciona el gravamen frente a otros acreedores y frente a un síndico de quiebra.
• Inscripción ante la USPTO: da aviso público a los compradores y a los prestamistas posteriores que consultan el registro de marcas, y señala los gravámenes antiguos a cualquiera que haga un due diligence.

Los prestamistas cuidadosos hacen ambas cosas, y los compradores cuidadosos buscan en ambos lugares. Un pago total al cierre debe incluir una terminación UCC-3 y una liberación inscrita ante la USPTO; de lo contrario, el gravamen antiguo seguirá apareciendo en el registro de marcas años después.

Madrid: la dependencia de cinco años

Un registro internacional conforme al Protocolo de Madrid depende de su solicitud o registro de base en el país de origen durante 5 años contados desde la fecha del registro internacional. Si la marca de base es denegada, cancelada o limitada en ese período, el registro internacional se cancela en la misma medida en todos los países designados, un riesgo que suele llamarse "ataque central".

El titular puede transformar las designaciones canceladas en solicitudes nacionales que conservan la fecha original, pero solo dentro de los 3 meses siguientes a la inscripción de la cancelación en el Registro Internacional. Cuando la cobertura extranjera de la empresa objetivo descansa en una marca de base que enfrenta una oposición o un ataque, toda la cartera está en riesgo.

Los cambios de titularidad de un registro internacional se inscriben ante la Oficina Internacional de la OMPI, que notifica a las oficinas designadas, incluida la USPTO. Una transferencia inscrita solo en los Estados Unidos no actualiza el registro internacional.

América Latina: primero en solicitar

Los sistemas de marcas de América Latina son, en general, de primero en solicitar: los derechos nacen del registro, no del uso. Una marca que ha vendido en un país durante años sin registrarse allí puede descubrir que un distribuidor, un antiguo socio o un ocupante indebido ya es titular del registro. Verificamos quién es titular de cada registro local, si se cumplen los requisitos de uso y si un distribuidor local registró la marca a su propio nombre.

Corregir la titularidad después del hecho

Cesiones nunc pro tunc. Cuando una transferencia ocurrió antes pero nunca se documentó, una cesión nunc pro tunc ("ahora por entonces") deja constancia de ella con su fecha de efecto original. La USPTO las acepta para inscripción. La fecha de efecto importa, porque debe encajar con el resto de la cadena y con las reglas de intención de uso.

Inscripciones correctivas. Los errores en una carátula o un documento inscrito, como un número de registro equivocado o una parte mal nombrada, pueden corregirse inscribiendo una presentación correctiva en lugar de empezar de nuevo.

Cesiones abreviadas. Preparamos cesiones de marca abreviadas para su inscripción, de modo que el contrato de compraventa completo se mantenga confidencial.

Lista de verificación posterior al cierre. Inscriba las cesiones dentro de los 3 meses para protegerse frente a compradores posteriores; actualice los registros de Madrid ante la OMPI; inscriba ante el Departamento de Estado de Florida y las oficinas extranjeras; dé por terminadas las presentaciones UCC antiguas e inscriba las liberaciones; transfiera los dominios, los nombres de usuario y los roles de Brand Registry; y agende cada plazo de mantenimiento a nombre del nuevo titular.

Cuando un defecto no puede subsanarse antes del cierre, las herramientas habituales son una condición de cierre, una indemnidad específica, un depósito en garantía (escrow) o retención, o un ajuste del precio.